Al solicitar una marca, un aspecto de gran importancia constituye la lista de los productos y/o servicios que ampara la marca. La lista de productos y/o servicios depende de la finalidad de la marca. El abogado de marcas consultará con el cliente para qué productos y/o servicios planea utilizar la marca. Entre los productos y/o servicios se deben incluir aquellos para los que la marca se emplea a corto y mediano plazo. Luego, el abogado de marcas procederá a preparar una especificación técnica de productos y/o servicios de acuerdo con la clasificación internacional de productos y servicios según el Arreglo de Niza.
Una vez presentada la solicitud, el Registro de la Propiedad Intelectual procederá a realizar un examen de forma, mediante el cual evaluará si la solicitud cumple con los requisitos de la Ley de Marcas, incluyendo una revisión de la lista de productos y/o servicios para verificar que ésta cumple con los requisitos de clasificación del Arreglo de Niza.
La siguiente etapa en el trámite de registro de una marca es la publicación de un extracto de la solicitud en el Diario Oficial, La Gaceta. Una vez publicado el aviso de solicitud de la marca, cualquier persona interesada podrá presentar una oposición al registro de la marca en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de publicación. La realización de la búsqueda de antecedentes cobra gran importancia en esta etapa del trámite, ya que el abogado de marcas habrá identificado marcas anteriores potencialmente conflictivas, y habrá recomendado la selección de otra marca si a su criterio era probable que se suscita una oposición.
De no presentarse oposición, o de haberse presentado, si se ha superado el obstáculo, el Registro de la Propiedad Intelectual procederá a realizar un examen de fondo. En el examen de fondo el Registro examinará si el signo tiene capacidad intrínseca y extrínseca.
Al examinar la capacidad intrínseca de la marca, el examinador de marcas evaluará, entre otros aspectos, si no se trata de una forma usual para los productos o servicios, si no se trata de un signo genérico, es decir que se use para designar el producto o servicio, o un signo descriptivo que describa o califique el producto o servicio.
En el examen de la capacidad intrínseca de la marca el examinador comprobará la marca con registros y solicitudes anteriores y usará su criterio para decidir si la marca solicitada es similar en grado de confusión con alguno de los antecedentes encontrados. Si el Registro de la Propiedad Intelectual estima que el signo no es registrable, emitirá una resolución por la cual objetó la solicitud. En ese caso, el solicitante tendrá dos meses para contestar y expresar las razones por las que a su criterio se debe aceptar la solicitud de marca. Esta es la segunda razón que muestra la importancia de realizar una búsqueda de antecedentes antes de presentar la solicitud.
Una vez superado el examen de fondo, tras el pago de la tasa final, el Registro de la Propiedad Industrial emitirá el certificado de registro, que deberá publicarse en el Diario Oficial, La Gaceta.
